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干货 | 巧用PPH加快海外专利审查,授权率高还省钱

发布日期:2018-06-19    来源:技术交易平台

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近年来,越来越多的中国企业致力于在海外提交专利申请,其中,大量中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交专利申请。殊不知,如果能够利用好专利审查高速路(PPH)这一途径,将在一定程度上加快在很多国家专利申请的审批速度,提高授权率,节省经济成本。下面就以美国为例,介绍如何巧用PPH加快专利审查。

 


PPH优点


 

专利审查高速路(PPH)是指,当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可授权时,可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求。专利审查高速路具有加快审批、节省费用和授权率高三大特点。

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自2006年启动第一个PPH试点项目,目前全球范围内已有39个专利行政机构参与PPH合作。这些专利行政机构根据各国之间签署的单边或双边协议,可以承认对方的审查意见,而且这些协议往往都会延长。比如,中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点。从2013年12月1日起,中美PPH试点无限期延长,在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局(IP5)PPH试点,为期3年,至2017年1月5日中止。之后五局共同决定,IP5 PPH试点自2017年1月6日起延长3年。


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实践中,大量中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交美国专利申请,通常具有中国在先申请的优先权。近年来,中国的专利审查速度不断提高,很多情况下,在PCT国际专利申请进入美国国家阶段开始审查前,中国在先的优先权申请已经获得授权。中国申请人如果能够利用好PPH这一途径,将在一定程度上加快美国专利申请的审批速度,提高授权率,节省经济成本。

 


PPH请求条件


 

在美国专利商标局提出PPH请求的条件之一,是在先申请与美国专利申请具有相同的最早申请日或优先权日。


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目前,中国申请人提交美国专利申请最常用的是通过《专利合作条约》(PCT)途径,其PCT国际专利申请通常具有中国在先申请的优先权。在这种情况下,如果在后的美国专利申请开始审查前,在先的中国优先权申请已经获得中国国家知识产权局的授权,则可以据此在美国专利商标局提出PPH请求。此外,直接通过《保护工业产权巴黎公约》途径进入美国的专利申请,如果其优先权在中国已经获得授权,也可以在美国专利商标局提出PPH请求。

 

向美国专利商标局提出PPH请求的另外一项实质性要求是,美国专利申请的权利要求与在先申请获得授权的权利要求应充分对应(sufficiently correspond)。“充分对应”一般是指美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者更小的范围。

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在实际操作中,最简单直接的方式莫过于将美国专利申请的权利要求修改为与中国授权的在先申请的权利要求相一致。然而,需要注意的是,中国授权的权利要求中可能存在多项从属权利要求和用途权利要求,由于美国专利申请对于多项从属权利要求将会征收附加费,所以在美国专利申请中一般会避免多项从属权利要求。另外,在美国,治疗方法属于专利保护的客体,企业可以考虑将在中国获得授权的“瑞士型用途权利要求”修改为治疗方法权利要求,作为PPH请求的基础。

 

在美国专利商标局提出PPH请求的另外一项要求是,申请人必须通过电子申请的方式提交,即通过美国的EFS-Web系统提交,这项工作可交由美国专利律师进行操作。

 


PPH请求时机


 

在美国专利商标局提出PPH请求的时机是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以中国申请人应尽早提出PPH请求。


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根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,中国申请人仍然可以提出PPH请求。

 

另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以,一旦在先申请获得授权,中国申请人即可考虑迅速提交美国PPH请求。

 

实际操作过程中,申请人在美国专利商标局提出PPH请求时需要准备以下文件:

 


1

PPH请求表。该请求表通常可由美国专利律师准备。


2

在先申请历次审查意见通知书及其译文,以及在先申请引用的参考文献。其中,关于在先申请引用的参考文献,其要求类似于美国IDS(信息公开声明文件),非英文文献一般无需提供全文翻译,但要求提供与权利要求相关的内容的解释。

 

(备注:以上信息仅供参考,实际作业中,请以各国知识产权局网站上公布的最新信息及相关规定为准。)